안심못할 美특허괴물…韓기업 소송비용 절감노하우는

-美 특허괴물 입지좁아지만 특허소송 언제든 재발가능

-무효심판제도·공동대응·디스커버리절차 최소화 필요

-소송에 적극 관여·전략수립도 중요해

[아시아경제 이경호 기자]미국에서 주로 활동하는 특허괴물(NPE)과의 천문학적 소송비용을 줄이는 노하우가 공개됐다. 최근 미국에서는 대법원이 특허괴물의 부실한 특허에 대한 심사를 강화한 이후 특허괴물의 소송남발이 줄어드는 추세이나 특허괴물이 주로 한국기업을 공격해온 만큼 특허괴물과의 전쟁을 경제적으로 치르는 방법을 알아둘 필요가 있다.

30일 KOTRA 뉴욕무역관에 따르면 미국에서는 최근 수년간 특허괴물들의 악의적 특허소송을 방지하기 위해 새로운 법안과 정책 등이 꾸준히 제시돼 왔다. 특히 2014년 6월에 미국 대법원이 특허괴물인 앨리스가 CLS은행을 상대로 제기한 소송에서 앨리스가 가진 특허의 개념이 추상적이라는 이유로 CLS의 손을 들어주면서 특허괴물의 특허등록율이 현저하게 감소하고 있으며 미국 내 특허소송도 줄어드는 추세다.

미극 특허업계는 2015년 약 27억6000만 달러로 예상되는 특허소송 시장이 2016년에는 27억2000만 달러로 감소할 것으로 전망했다. 특허청과 한국지식재산보호협회가 집계한 자료에 따르면, 우리기업이 특허괴물로부터 피소당한 건수는 2010년 58건에 불과했다가 2013년 288건으로 상승했고 2014년에는 244건으로 감소했다. 그러나 1분기 중 45건으로 전년동기 대비 18% 증가했다.

천문학적인 비용이 드는 특허소송은 IT, 제약, 생명공학 등의 회사라면 피해갈 수 없는 위험 요소이며, 각 회사는 기술개발 초기부터 특허 출원 전략, 포트폴리오 관리, 특허소송 예방ㆍ대비 전략 등의 준비가 필수다.

미국 지재권변호사협회가 회원사에 뉴스레터형식으로 제공한 '특허소송 비용 절감하기'에 대해 KOTRA가 한국기업 실정에 맞게 재구성한 5가지 노하우에 따르면 우선 첫번째 노하우는 미국 특허청 무효심판제도의 이용이다.

국내업체가 미국 경쟁사 혹은 특허괴물로부터 피소돼 특허소송에 연루되면 연방법원에서 진행이 되는데, 미국 특허청 내의 무효심판제도 활용 시 상대방의 특허를 무효화시킬 수 있고, 이 기간에는 연방법원의 소송이 잠시 중단(stay)되는 효과를 누릴 수 있다.

미국 특허청 내 여러 특허무효화 행정절차를 이용함으로써 연방소송과 비교해 큰 비용절감과 시간 단축은 물론, 특허침해 추정자(피고)에게 훨씬 유리한 법적 침해기준이 적용되기 때문에 보통 피고로 소송에 참여하는 국내 기업들의 경우 반드시 고려해야 할 절차다.

두번째는 공동대응이다. 보통 특허소송의 경우, 특허권자(원고)는 여러 특허침해 추정자들(피고)를 한꺼번에 기소하는데, 자신과 비슷한 처지에 있는 여러 피고들의 힘을 모으는 것이 큰 도움이 될 수 있다. 보통 특허침해로 기소된 피고들은 곧바로 문제가 되는 특허에 대해 선행기술 조사를 하게 되는데, 다른 피고들과 협력할 경우 여러 건의 같은 선행기술에 대한 조사와 그에 대한 비용과 노력을 단 한 번으로 해결할 수 있다.

또한 각 피고인들이 서로 구체적인 역할 분담을 함으로써 비용 회소화가 가능하다. 예를 들면 피고 A는 특허무효화 절차를, 피고 B는 외부전문 감정인의 디스커버리(discovery)를, 또 피고 C는 청구항 해석을 해 비용을 최소화할 수 있다. 원고는 대개 높은 소송비용을 감당하지 못하는 피고와 적당한 선에서 합의를 하려고 하지만 이렇게 피고들이 힘을 합쳐 비용을 최소화할 경우, 도리어 원고측에서 비용적 부담을 느껴 피고가 보다 더 유리한 조건에서 합의 등을 이끌 수 있다.

세번째는 디스커버리 절차 최소화하기다. 국내에서는 존재하지 않지만 미국 특허소송에서 가장 많은 비용을 차지하는 절차가 바로 디스커버리이다. 특히, 특허괴물 같은 경우 실제 사업이 없는 상태에서 보유한 특허로만 침해 추정자들을 기소하기 때문에 정상적으로 비즈니스를 운영하고 여러 직원과 절차가 존재하는 피고자와는 대조적인 입장, 즉 비즈니스가 없는 원고와는 달리 디스커버리를 요청받는 피고자는 엄청난 인력과 시간과 비용을 투자해 디스커버리 의무를 다해야 한다.

이 때문에 소송 초기부터 문제가 되는 특허와 관련해 어떤 자료 및 서류 등이 디스커버리 범주에 해당하는지 파악하고 실행해야 하는 절차를 간소화하는 등 디스커버리와 관련한 비용과 시간을 최소화할 수 있다.

네번째는 소송에 적극적으로 관여하기이다. 보통 특허소송으로 피소될 경우 특허소송 전문 로펌을 수임해 맡기는데, 모든 절차를 꼼꼼하게 챙기고 가담할 수는 없을지라도 사내 소송 전담인을 두고 로펌과 정기적 교신을 통해 전체적인 흐름을 파악하고 새로운 전략 수립이 가능하며, 중요한 결정 시 빠르게 대처할 수 있다.

예를 들어, 수임된 로펌측에서는 피고자의 사업과 관련된 사항들에 대해 자체적으로 오랜 시간과 여러 인력을 투입해 차근차근 알아갈 수도 있지만 피고자로부터 소송에 필요한 사업과 기타 중요 정보를 빠르고 정확하게 전달받을 경우, 불필요한 많은 시간과 자원이 절약될 수 있다.

마지막은 전략 수립의 중요성이다. 모든 소송이 그렇지만 특히 특허소송 같은 경우, 악의적인 특허괴물에 의한 실체 없는 소송이 아닌 이상 원고, 피고 양자 모두 특허 침해를 입증하기 위해 장기간 복잡한 사실 관계 확인과 특허 분석 등을 통해 자신에게 유리한 고지를 점령하는 것이 중요하다.

자신이 꼭 증명해서 이겨야 할 요소와 불리하고 상대적으로 덜 중요한 부분을 소송 초기부터 파악해 알맞게 리소스와 노력을 투입하는 것이 중요하다. 확실한 전략이 있을 경우, 시간비용 절약뿐만 아니라 소송이 진행되며 법원으로부터 신뢰를 쌓을 수 있는데, 모든 쟁점에 대해 무조건 반론을 하는 것이 아니라는 인상을 주게 될 경우 피고에게 유리하게 작용할 수 있다.　

KOTRA는 "현실적으로 특허소송은 저렴하지 않은 것이 사실이지만, 적당한 전략과 여러 유용한 도구들을 적절하게 사용할 경우 적어도 기업을 파산시킬 정도의 천문학적인 소송비용을 피할 수 있다"면서 "비용절감 노하우는 비용 및 시간 절감뿐만 아니라 실제 소송에서 승소할 수 있는 확률을 높이는 유용한 팁으로 피고자로 미국 연방법원에 자주 등장하는 국내 기업들이 꼭 숙지해야 한다"고 전했다.

이경호 기자 gungho@asiae.co.kr