부주의한 공개, 앞서 개발한 아이폰 케이스 디자인 ‘수포로’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] #A사는 애플의 아이폰 4S가 시중에서 인기리에 판매되던 지난 2011년 10월쯤 타사보다 앞서 전용 케이스 디자인을 개발했다. 하지만 디자인 특허출원 없이 선(先) 제품판매, 후(後) 특허출원에 나서면서 낭패를 봐야했다. 내부 논의(고민)기간을 거쳐 출원신청을 하고 실제 디자인등록증을 손에 쥔 시점은 당초보다 15개월여가 지난 2013년 1월. 그 사이 A사의 제품 디자인은 온라인에 노출됐고 경쟁사의 특허출원 ‘무효심판’ 청구 대상이 돼 결국 특허출원이 무효화 됐다. 공들여 개발한 디자인이 일시에 ‘수포’로 돌아간 사례다.

16일 특허심판원에 따르면 지난 6년간 A사처럼 ‘선 상용화, 후 디자인 특허출원’에 나서 낭패(등록무효)를 본 사례는 20건에 이른다.

특히 이들 사례에서 등록무효가 된 원인으로는 내부직원의 고의 또는 실수로 인한 온라인상의 디자인 유출(11건), 거래처 등 제3자에 의한 공개(5건), 전시회 또는 광고지 등을 통한 공개(4건) 등으로 꼽힌다.

기존 사례를 비춰볼 때 ‘부주의한 실수가 공들여 개발한 디자인을 남에게 뺏길 수 있게 한다’는 결론을 공통적으로 도출할 수 있게 한다.

현행 디자인 특허출원은 발명특허와 마찬가지로 출원한 날에 앞서 같거나 비슷한 디자인이 존재하면 등록절차를 마무리할 수 없게 한다.

설령 등록을 마쳤더라도 추후 경쟁사가 무효심판을 제기할 공산이 크기 때문에 재산권(디자인 특허)을 지키기 위한 에너지(시간·금전적) 낭비가 발생하기 쉽다.

특히 기업 내부의 관리소홀로 디자인이 공개된 경우라면 더욱이 등록무효 처분을 받을 가능성이 높아지기도 한다.

물론 구제방법이 전혀 없는 것은 아니다. 디자인 특허출원을 후순위로 미뤘다가 무효심판에 휘말린 기업은 심판절차에서 기업의 입장을 사실에 입각해 어필, ‘신규성 상실의 예외 주장’에 따라 회생하는 기회를 얻기도 한다.

이 제도는 ‘디자인등록출원 전 공개된 디자인이 심사·심판단계에서 문제가 될 소지가 있는 경우 출원서·심판답변서 등에 그 취지를 주장하고 증명서류를 제출해 공개되지 않은 것으로 간주한다. 단 이 경우 공개된 날로부터 6개월 이내의 출원에 한하며 6개월이 경과된 경우에는 구제를 받을 수 없다(디자인보호법 제36조).’ 는 내용을 골자로 시행된다.

까닭에 개발한 디자인의 지식재산권을 수포로 돌리지 않기 위해선 무엇보다 등록출원 전 해당 디자인이 공개되지 않도록 조심하고 신속하게 출원하는 것이 중요하다.